发明专利审查意见的答复方法

发明专利在提交申请文件后想要获得授权，需要经过初审和实审过程，初审阶段一般都能通过，是否能够授权的关键在于实审阶段。在实审阶段，发明专利碰到的最普遍的问题是不符合专利法第22条第3款关于创造性的规定。

创造性的定义为：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

从创造性的定义中能够看出，发明专利具备创造性需要看的是两点，突出的实质性特点和显著的进步。

关于突出的实质性特点，《审查指南》中给出的解释为：发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。

关于显著的进步，《审查指南》中给出的解释为：发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。

由于在申请文件撰写时，说明书部分均需要写明本发明能够产生何种有益效果，这部分一般都可认为是本发明所具备的显著的进步，因而请求保护的技术方案一般均具备有益的效果。那么发明是否具备创造性，重点就在于该发明是否具备突出的实质性特点。

判断发明相对于现有技术而言是否具备突出的实质性特点，实际考量的是发明对于本领域技术人员而言是否是显而易见的，可操作性较强的判断方法为三步法：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

审查员在评价某项权利要求时，采用的就是三步法。如果审查员认为某项权利要求不具备突出的实质性特点，在评价该权利要求时，首先，会给出一项最接近的现有技术；然后，分析请求保护的权利要求与最接近的现有技术存在的区别；再根据区别技术特征确定该项权利要求相对于最接近的现有技术实际所解决的问题；最后，寻找其他的证据判断所列举的区别技术特征所能达到的效果对于本领域技术人员而言是显而易见的。

以上是不具备创造性的权利要求的评价方式。那么针对审查员的这种审查意见，申请人应当如何进行争辩呢？

我们的专利是否能够授权，很大程度上取决于审查员，因而在进行意见陈述时，开头结尾应当客气；现实情况中，一名审查员所属的审查领域通常大于其自身的理工科教育、科研领域，在审查过程中，审查员通常只能在理工科基础知识的基础上，通过检索相关现有技术来接近本领域技术人员，但很难完全达到本领域技术人员的水平，更不可能与发明人站在相同的高度上，因而，如果发明人认为审查员对于本申请的评价存在谬误，不建议带有主观情绪进行回复，在意见陈述中进行客观的阐述即可，做到有理有据、条理清晰即可。

对于收到的审查意见通知书，我们应当如何进行分析？我认为主要分为两步，第一步对于审查员确定的区别技术特征及实际所解决的技术问题，我们需要进行核对，如果核对有误，我们需要进行指出；如果核对无误，则进行第二步，分析所列出的区别技术特征所起的作用是否是已经公开的，能够取得的技术效果对于本领域技术人员而言是否是能够预期的。

例如，本申请权利要求1公开了一种苹果果汁的生产工艺，具体方法是将苹果榨汁，然后加入蔗糖、水和防腐剂，得到苹果果汁。且在申请文件中记载了蔗糖的作用是调节苹果汁的酸味，得到口感更佳的苹果果汁。

在审查意见通知书中，针对本申请权利要求1的技术方案，审查员给出了下列两份对比文件。

对比文件1公开了一种苹果果汁的生产工艺，具体方法是将苹果榨汁，然后加入水和防腐剂，得到苹果果汁。

对比文件2的名称是“一种山楂果汁的生产工艺”，具体方法是将山楂榨汁，然后加入蔗糖和水，得到山楂果汁。且在对比文件2中还记载了蔗糖的作用是调节山楂汁的酸味，得到口感更佳的山楂果汁。

审查员确定对比文件1为最接近的现有技术，认为对比文件1同样公开了一种苹果果汁的生产工艺，权利要求1与对比文件1相比，区别在于权利要求1还包含了蔗糖，并确定了权利要求1相对于对比文件1，实际解决的问题是如何矫正苹果汁的酸味。而对比文件2公开了一种山楂果汁的生产工艺，其中同样包含了蔗糖，且蔗糖在对比文件2同样起到调节山楂汁酸味的作用，本领域技术人员知晓山楂与苹果均是带有酸味的水果，因此在面对如何矫正苹果汁的酸味时，容易想到加入蔗糖以解决该问题。最终给出的对比文件1和2结合可得到权利要求1的技术方案，权利要求1不具备创造性。

针对以上审查意见，第一步，核对审查员确定的区别技术特征及实际所解决的技术问题是否有误，通过上述示例我们能够看出，权利要求1相对于对比文件1确实只是多添加了蔗糖这种原料，因而应当认可审查员所确定的区别技术特征；另外，本申请说明书中表明了“蔗糖的作用是调节苹果汁的酸味，得到口感更佳的苹果果汁”，因而对于审查员将所解决的技术问题确定为“如何矫正苹果汁的酸味”，也看不出任何问题，核对无误。第二步，对于审查员所认为的蔗糖能够起到的作用，我们应当分析审查员给出的理由是否有足够的说服力。

第二步是审查意见答复中较为关键的一部分，阅读审查员所认为的区别技术特征的作用已被公开的论据时，我们应当始终带着“批判的思维”去看待，就以上示例而言，乍看审查员所说确实很有道理，但仔细分析：因为山楂与苹果均是带有酸味的水果，就能够判定蔗糖在二者的技术方案所起作用相同吗？山楂具有酸味的原因是什么？苹果产生酸味的原因是什么？二者产生酸味的原因是否相同？如果山楂与苹果产生酸味的原因并不相同，那么蔗糖在两个技术方案所起的作用真的相同吗？以上的审查意见中，对苹果和山楂产生酸味的原因，审查员并未进行分析，只是笼统地将苹果和山楂归于具有酸味的水果，这种缺少严谨分析的论据，是我们的首要目标（此处只是进行举例，给出的是分析思路，实际上两方案中蔗糖所起作用确实是相同的）。

答复审查意见时，我们需要对审查意见中提到的每个论点、论据进行分析，判断该论点或论据是否具备充分的说服力，找到其中的破绽，是我们获得专利授权的关键点。