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基于国内专利申请落地海外,必须知道的5件事

来源:admin  发布日期:2023-06-27  浏览:703


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国内企业申请专利后,是否可以申请海外专利?答案是肯定的。在国内递交申请后的12个月内,以国内申请为优先权,国内企业可以申请海外专利。

然而,海外和国内专利申请存在差异,因此在申请海外专利前,国内企业应注意风险规避。为了确保申请的顺利进行,国内企业必须了解以下5项内容。



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第一,务必把握优先权期限,谨防丧失海外申请机会

如果已经在国内申请了专利,同时也打算申请海外专利,那就必须在国内申请后的十二个月内(即,国内申请的优先权期限内)进入海外。不能错过国内申请的优先权期限,否则国内申请将直接成为海外申请的现有技术,很难再拿到海外专利授权。



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第二,合理选择海外申请途径,贴合企业自身需求

众所周知,申请海外专利一般有两种途径:巴黎公约途径、PCT途径。巴黎公约途径是以国内申请为优先权,直接进入目标海外国家;PCT途径是先以国内申请为优先权申请PCT,然后用PCT申请去落地目标海外国家。看起来,两者差别不大,仅多了一个PCT申请环节。但这个环节却可能对费用及后续海外专利布局造成影响。

然而,许多企业并没有清晰地了解这两种途径的差别,随意选择或委托不成熟的代理机构处理,导致“花冤枉钱”或者“海外专利布局和实际市场需求不匹配”。

PCT途径多了一个“PCT申请”环节,所以比巴黎公约途径费用更高。但是PCT途径有30个月左右的时间,让企业有更多的时间选择落地国家。而巴黎公约途径则只有12个月,但可以更快地进入目标国家。


具体到不同的企业情况而言:

//对于产品更新换代节奏较快且目标市场明确的情况,巴黎公约途径可以缩短申请流程及相关费用,紧跟产品步伐;


//对于产品目标市场不明确、产品或技术非常重要或需要延长审查周期的情况,PCT途径更为适合,可以为后期决策预留更多空间。


//当公司短期内资金压力较大时,也可以选择PCT途径,费用周期可以拉长至30个月,缓解资金压力。这样还可以更精准决策,避免不必要的开支。


综上所述,在选择海外专利申请途径方式时,是需要基于技术/产品、市场、和成本进行综合考量的,合适才是王道。



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第三、要以落地目的为基础,慎重选择进入海外的国家

在选择海外落地国家时,国内企业需要注意避免被某些陷阱所误导。不要被“官费低”、“速度快”、“易授权”等表象所迷惑,因为海外专利申请费用包含官费以外的翻译费及后期服务费等,官费便宜不意味着总费用低。

例如,日本、韩国、美国等国家专利质量较高,但由于语言翻译费高昂,最终的授权总费用不低。而美国有专利专门针对中小企业的优惠政策,综合来看美国专利更具性价比。

此外,某些企业过于追求快速授权,可能会选择荷兰、南非、卢森堡等国家,因为这些国家没有实审,授权快、费用低。但是根据国家对“非正常申请”的管控,这些涉嫌“凑数”的专利未来也可能会成为重点打击对象。从长远来看,建议企业切勿为了追求海外授权专利,盲目选择不合适的国家,给自身留下诸多隐患。



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第四、合理利用国内申请,助力海外申请加速

国内申请如果授权,海外申请可以申请加速审查。这样的话,海外申请的审查时间大概可以控制在1年左右,甚至可能缩短到半年以内。

不过,如果希望进一步提升申请速度,还需要对国内申请加速处理。如果不使用任何加速方式,国内申请通常需要2-3年的时间。此时再提交海外申请,其审查时间并不会明显缩短。因此,真正想要缩短海外申请周期的话,需要同时考虑国内申请的加速。只有这样,才能将两个申请的授权速度都大大提升。



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第五、慎拿国内申请直接进入海外

国内企业申请海外专利时,往往会直接将国内申请翻译后进行递交。但是,国内和海外专利制度和审查实操是有差异的,不提前考虑海外申请的风险,直接拿国内申请递交海外,国内企业就必须面临很大的授权风险。

以最常见的客体问题为例:客体问题,在美国也称为“101问题”,简单而言,就是技术内容不是专利保护的对象(客体)。虽然国内审查也包括这个问题,但审查严格程度却远比美国低。同一个技术,在中国没有客体问题,但在美国申请时却可能会被指出101问题。不论是在哪个国家,客体问题在答复阶段都很难说服审查员。

而且,美国101问题的出现,往往跟撰写阶段的质量相关。如果我们在撰写阶段提前针对客体问题进行评估和预防,那么审查阶段不一定会指出101问题,而且即使指出,提前防范也可以让答复更为主动,降低案件的授权风险。

因此,如果企业直接拿国内申请的翻译版本进入海外市场,而没有任何的优化,就面临着更大的专利授权风险。


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