海外专利 | 关于相似外观设计制度的比较研究及修法建议

2020年11月，国家知识产权局公布《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》，征求社会各界意见。其中，第三十五条规定：“依照专利法第三十一条第二款规定，将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的，对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。”

2022年10月31日，国家知识产权局公布《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》，向社会公开征求意见，其中第一部分第三章第9.1节规定：“同一产品的两项以上的相似外观设计 根据专利法第三十一条第二款的规定，同一产品两项以上的相似外观设计可以作为一件申请提出。同一产品的整体设计与其任何局部设计，不能作为一件申请提出。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。超过10项的，审查员应发出审查意见通知书，申请人修改后未克服缺陷的，驳回该专利申请。”

由此可见，《专利法实施细则》的修改建议及《专利审查指南》的修改草案对于相似外观设计的规定并未进行修改。然而，对于“一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项”的规定，业界始终存在争议。在外观设计的研发过程中，设计者通常会基于某个设计理念创作出大量变型外观设计。这些变型外观设计中的每个都可能具有值得保护的创作价值。如果对相似外观设计的数量进行限制，则可能会限制创新主体对于相似外观设计提出外观设计专利申请的空间，从而不能对其外观设计进行有效保护，并可能会导致对外观设计的模仿和抄袭的现象。

现行《中华人民共和国专利法》第三十一条第二款规定：“一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。”该条款规定了可合案申请外观设计专利的情形，以规避《专利法》第九条的限制。2010年修订的《中国专利法实施细则》第三十五条规定：“依照专利法第三十一条第二款规定，将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的，对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中相似外观设计不得超过10项。”然而，业界有观点认为：《专利法》第一条规定“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法”，而《专利法实施细则》第三十五条规定将相似外观设计限制在10项以内，不符合《专利法》“鼓励发明创造”的立法本意；而且在法律条款中规定“10项以内”的数量限制，既不科学也无法律依据。

1999年1月1日以前，日本实行的是类似外观设计申请制度，允许申请人注册与其已经注册的外观设计（主外观设计）类似的外观设计。类似外观设计可以在主外观设计的申请日后提交。如果主外观设计的权利被放弃或者被无效，则类似外观设计的权利相应灭失。类似外观设计也不可以单独行使权利，判断侵权时仅考虑主外观设计，对类似外观设计不能提出独立的诉讼请求。

1999年1月1日起实行的法律规定将类似外观设计申请制度改为关联外观设计申请制度。关联外观设计制度是对申请人本人的先申请原则的例外，因此，对于关联外观设计，不适用日本《外观设计法》第9条第1款和第2款。

根据日本修改之前的《外观设计法》第十条的规定，在基本外观设计的申请日当天或以后、公告日之前，申请人可以就与基本外观设计申请中的外观设计相近似的外观设计，提出关联外观设计申请。而2020年4月1日起实施的新《外观设计法》规定，提交关联设计的时间限制可以延长至从“本外观设计”申请日起的10年内。

在日本，只有基本外观设计的申请人才有权利提出关联外观设计申请，即“关联外观设计”与“本外观设计”的申请人必须为相同的申请人；即使授权后，本外观设计与关联外观设计的权利也不可分离转移。另外，可作为关联外观设计取得外观设计注册的外观设计注册申请，必须与基本外观设计相似。若一项基本外观设计有多项与之关联的外观设计，这些关联外观设计之间不要求相似。

上文提到，中国的相似外观设计需要在一件专利中进行申请，而一件外观设计又只能包含不超过10项的相似外观设计。因此，所能要求保护的相似外观设计的数量事实上是有很大限制的。而日本的外观设计制度虽然规定一申请一设计，但是在追加关联外观设计的件数方面并没有限制，其数量实际上不受限制。

根据日本《外观设计法》第21条的规定，关联外观设计权的保护期，自基本外观设计的外观设计权的设定登记之日起二十年终止。这就避免了基于某一设计特征不断开发出新的产品，从而导致对基本设计特征的保护超过二十年保护期限的问题。

根据日本《外观设计法》第27条的规定，若要就基本外观设计或者关联外观设计的外观设计权设定独占许可，必须将基本外观设计和全部关联外观设计的外观设计权同时许可给同一人，即不能分开许可。对于基本外观设计、关联外观设计专利的专有实施权的许可，由于必须同时许可所有的外观设计给同一被许可人，故已进行了专有实施权许可的基本外观设计的关联外观设计，不得另行许可。

2015年5月13日，美国正式成为《工业品外观设计国际注册海牙协定》（《海牙协定》）的缔约方。《海牙协定》下的单件外观设计申请可以包含同一洛迦诺分类表大类下的多达100项设计，但是USPTO只允许每件外观设计专利含有一项外观设计。美国对于专利申请单一性的要求比较严格，即一件外观设计专利申请只能包含一项外观设计，没有类似我国的相似外观设计合案申请制度。在加入《海牙协定》日内瓦文本后，美国适用日内瓦文本第13条第1款并且声明 ：只允许对具有单一性的外观设计进行申请（所申请的外观设计必须具有单一性），如果不符合单一性要求（只有一项独立和独特的外观设计），则申请人可以分成多件进行申请。

但是，美国的外观设计专利申请中可以包含在一个单独的设计构思下的多项实施例，以降低总体成本，条件是：一件申请中的多个实施例相互间必须具有明显的联系；一件申请中的多个实施例相对于彼此必须不具有新颖性和非显而易见性；一件申请中多个实施例之间的区别必须在附图说明或者申请说明书中指出。

由此可见，相似外观设计可以在一件美国外观设计专利中以不同实施例的方式提出，且对于实施例的数量也并未作出限制。

《韩国外观设计法》提供了一套独特而灵活的制度，以便根据外观设计的特点和功能以适当的方式促进外观设计的保护，其中包括实质审查制度（SES）和非实质审查制度（NSES）。另外，对应地，韩国还有关联外观设计制度和多项外观设计制度。

韩国于2014年7月1日加入《海牙协定》后引入了关联外观设计专利申请制度。韩国的关联外观设计与我国的相似外观设计制度相类似，但又有其自身的特点。韩国关联外观设计制度涉及的是分别提交的申请间的关系，主要指与基础外观设计相似的其他外观设计的申请，可以作为该基础外观设计申请的关联申请提交。关联外观设计专利申请不要求与基础外观设计同日提交，申请人可根据自身需求，在基础外观设计的申请日起1年内提交申请。关联外观设计与基础外观设计分别拥有独立的权利范围；保护期限届满日与基础外观设计的保护期限届满日为同一天；但是，即使基础外观设计因无效审判被宣告无效或因未缴年费等其他事由导致失效，关联外观设计权利也仍为有效。

关联设计中，基础外观设计与关联外观设计的保护范围是互有重叠的各自独立状态，基础外观设计与关联外观设计均为独立的外观设计，在无效宣告请求程序中，每个外观设计均可以被单独宣告无效，但不能以某个被指定的关联外观设计与基础外观设计不相近似为由，宣告该关联外观设计专利权无效。基础外观设计专利权及其关联外观设计专利权必须同时转让及同时被同一人独占实施，即使基础外观设计专利权已不存在，其所有的关联外观设计专利权仍必须同时转让、同时被同一人独占实施。

韩国有实质审查制度（SES）和非实质审查制度（NSES）两种审查模式，二者专利权效力相同。而多项外观设计专利申请制度则仅限于NSES模式下的外观设计专利申请，主要指允许申请人对大分类相同物品的多项外观设计专利申请以一个外观设计专利申请的方式提出。多项外观设计制度主要考虑到在创作外观设计的过程中，申请人通常会根据一个外观设计概念创作出各种形状的多个外观设计；其设立的目的在于对流行因素强、使用寿命短且授权率较高的产品，开启快速授权通道，从而简化申请程序，更加便利地保护申请人的权利。此外，多项外观设计专利申请费与普通外观设计专利申请费相同，无附加费用，这极大地节省了申请人的经济成本。韩国于2014年7月1日加入《海牙协定》后，将多项外观设计的项数由20项增加到100项，上述改变进一步为申请人申请多项外观设计专利提供了便利。

欧盟知识产权局（EUIPO）实行多项外观设计申请制度，即多件外观设计可以合并放在一件多项共同体外观设计申请内的制度，其要件包括：使用或包含外观设计的产品必须属于同一类别（属于洛迦诺分类表中的同一大类），“装饰物”除外（《德国外观设计法》中不存在这种例外）；应当指明每项外观设计有意结合或者有意应用的产品；《共同体外观设计条例》不限制外观设计的项数，而《德国外观设计法》规定最多可以将100项外观设计合并成一件多项外观设计申请。

共同体外观设计多项申请的各项外观设计可以完全彼此独立地被受理。因此，可以要求对多项外观设计中的单项主张权利，也可以进行许可、放弃、续展、转让、延期公布以及宣告无效等。另外，除了基础费用之外，多项申请需缴纳附加申请费和公告费。在多项申请包含有延期公开的请求的情况下，附加的公告费将为附加的延期公告费代替。附加费应与每个附加的外观设计的基础费的比例相一致。

对于德国外观设计，法律条文没有做明确规定。然而，也可以认为多项申请的外观设计实质上彼此独立。根据《德国外观设计法》第12条第2款，可以对多项申请进行分案。另外，《德国外观设计法》目前还允许仅延迟公布多项申请的外观设计中的一部分图像。该规定的特别意义在于能够首先测试各项外观设计的经济可用性，而不会造成因公布所有外观设计所产生的费用。该申请可以通过将保护期限续展5年而仅继续寻求几项外观设计的权利。

统观世界主要专利地区和国家的外观设计专利制度，类似或相似外观设计均可以得到保护：在日本可以作为关联外观设计保护；在韩国可以作为关联外观设计和多项外观设计保护；在美国可以作为一件外观设计中的不同实施例进行保护；在欧盟和德国则可以作为多项外观设计加以保护。另外，《海牙协定》下的单件外观设计申请也可以包含同一洛迦诺分类表大类下的多达100项设计。

建立相似外观设计制度的原因在于，设计人员可能以申请专利的外观设计为基础创作一系列相似的外观设计，该系列的外观设计成果理应被包含；假如只有基础外观设计或几项相似外观设计被授权，也容易导致外观设计被他人仿造、盗用。因此，有必要允许类似范围的外观设计被注册，以预先防止他人模仿已注册申请的外观设计从而侵犯专利权人的利益。

各国之中，日本对于关联外观设计的保护力度最大，其对关联外观设计的数量并无限制，且申请时间也非常宽松；美国和欧盟都未对相似外观设计的项数进行限制；韩国则将无审查模式下的多项外观设计的数量限制为100件；德国规定最多可以将100项外观设计合并成一件多项外观设计申请；《海牙协定》下的单件外观设计申请也可以包含同一洛迦诺分类表大类下的多达100项设计，这一限定实质上对相似外观设计申请数量的限制已非常宽松。

综上，我国对于相似外观设计的保护最为严格。一方面，我国并无类似于日本和韩国的关联外观设计制度，相似外观设计被限定在同日提交；另一方面，一件外观设计只能包含不超过10项的相似设计，对相似外观设计的数量限制过大，这与我国《专利法》第一条鼓励创新的立法宗旨不相符。一件外观设计专利申请被提出或授权之后，他人可能以此外观设计为基础创作一系列相似的外观设计。在实践层面，如果对相似外观设计的申请时间和数量进行严格的限制，则专利外观设计容易被他人仿造、盗用，从而损害专利权人的合法权益。

因此，笔者认为，在本次《专利法实施细则》和《专利审查指南》的修改中，有必要对我国的相似外观设计制度进行修改，以放宽对于相似外观设计注册的限制，从而从制度上防止侵害、模仿外观设计专利权，更有效充分地鼓励并保护专利申请人的设计创新。改进路径和方向可以参照美国和欧盟，即将相似外观设计作为一件相似外观设计专利申请提出，而对其中的相似外观设计数量不加限制；也可以采用加收附加费的方式来规避不合理的过多相似设计；另外，也可以考虑类似日本和韩国的关联外观设计保护路径，使得相似外观设计的提出时间和数量更为灵活。此外，由于我国已于2022年5月5日加入《海牙协定》，因此也可以考虑在《海牙协定》的框架下，规定单件相似外观设计可以包含同一洛迦诺分类下的100项设计。